De acordo com a resolução, no final de novembro as empresas poderão requerer a declaração do alto renome ao Instituto, desde que a marca esteja em vigência.
Com a norma, as empresas que só podiam pedir o reconhecimento se houve um terceiro registro da marca, agora podem entrar com ação administrativa assim que preencherem os requisitos solicitados pelo Órgão.
Com a medida aceita, a marca será protegida em todos os ramos de atividade, ou seja, mesmo que a marca seja de um seguimento ela não poderá ser registrada em outro.
Até o primeiro trimestre de 2013, o INPI tem 89 registros de marcas de alto renome.
Deste total, 71 nomes são da Associação da Federação Internacional de Futebol (Fifa).
O advogado especialista em Propriedade Intelectual Alexandre Lyrio, sócio do Castro, Barros, Sobral, Gomes Advogados explica que o parágrafo 4º do artigo 4º da Resolução elenca exemplificativamente os documentos hábeis à comprovação para conseguir o reconhecimento. " Devem ser observados pelas empresas o reconhecimento da marca por ampla parcela do público geral; qualidade, reputação e prestígio que o público associa à marca e seus produtos ou serviços e o grau de distintividade e exclusividade da marca", diz Lyrío.
Com relação aos outros procedimentos exigidos pelo Instituto para solicitar o requerimento a advogada Claudia Schulz, sócia da área de Propriedade Intelectual do BM&A - Barbosa Müssnich & Aragão, destaca que eles permanecem os mesmos. "A empresa continua tendo de apresentar pesquisas de mercados e uma lista de documentos, que nem é exaustiva nem exemplificativa, do tipo que tem de ser apresentada em sua totalidade, entretanto o requerimento ter de ter um grande suporte para provar que a marca é sim de renome, e merecedora da proteção".
O Instituto depende do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior que irá determinar a taxa a ser paga pela solicitação do requerimento.
Antes da Resolução, o valor ficava entre R$ 1.420 a R$ 1.850, quando a marca pedia uma oposição contra terceiros. Já quando o titular da marca de renome pedia a nulidade administrativa contra um registro de terceiro os valores ficavam em torno de R$ 2.950 até R$ 3.840.
Antes esse reconhecimento só poderia ser solicitado se um terceiro quisesse registrar a marca no Instituto. Com a Resolução o registro como marca de alto renome pode ser requerida sem que um terceiro tenha registrado a marca no INPI. "Antes da resolução, o dono da marca teria que ter uma oportunidade para entrar com o pedido de alto renome , com a nova norma do instituto o proprietário da marca pode entrar com esse pedido no INPI a qualquer momento", diz Schulz.
O advogado especialista do Castro, Barros, Sobral, Gomes Advogados explica que, " O procedimento somente havia quando o argumento do alto renome era usado como matéria de defesa ".
Lyrío cita a ação da Vodka Absolut como um caso que influenciou a publicação da resolução.
Segundo ele, este julgado foi o primeiro a aprofundar-se na ausência de um procedimento administrativo positivo, ou seja, aquele em que o interessado possa dar início à sua pretensão e valorização de seu ativo, sem um terceiro tentando usar sua marca.
De acordo com a decisão o reconhecimento do alto renome só pela via incidental
imporia ao titular um ônus injustificado, de constante acompanhamento dos pedidos de registro de marcas a fim de identificar eventuais ofensas ao seu direito pela marca.
Os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) destacaram que o terceiro sabe da inviabilidade de registro, em especial quando a colidência se dá com marca de alto renome.
"Nesses casos, a controvérsia não chega ao INPI, impedindo que o titular da marca adote qualquer medida administrativa incidental visando à declaração do alto renome."
De acordo com Lyrío, a partir dessa decisão concluiu-se que "a lacuna existente na Resolução 121/05 - que prevê a declaração do alto renome apenas pela via incidental (quando existe o registro da marca por terceiro) - configura omissão do INPI na regulamentação do artigo 125 da Lei de Propriedade Intelectual , situação que justifica a intervenção do Poder Judiciário."
A partir deste julgado ficou aberto o caminho para que interessados buscassem na justiça medida coercitiva que obrigasse o INPI a proceder a análise de mérito sobre o alto renome, sem que fosse necessária a observância da via incidental.
Claudia Schulz destaca a mudança no prazo de validade desse alto renome, antes o período era de 5 anos prorrogável por mais 5 anos. Com a nova resolução o registro de alto renome vale por 10 anos seguidos.
Fonte: DCI – SP
